I requisiti legali per la registrazione del marchio

Il marchio è un segno distintivo che permette di identificare i prodotti o i servizi di un'impresa o di un freelance, differenziandoli da quelli della concorrenza. Affinché un marchio possa essere registrato come proprio brand, deve rispettare specifici requisiti legali previsti innanzitutto dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

La normativa italiana in materia di marchi è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale (CPI), introdotto con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successivamente modificato.

Il CPI prevede innanzitutto dei requisiti affinché il marchio possa essere oggetto di registrazione. Nello specifico, l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale recita:

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

 a)    a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e

b)    ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

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Vediamo quindi nel dettaglio i requisiti legali per la registrazione del marchio.

1. Capacità distintiva

Un marchio deve possedere un carattere distintivo, ossia deve essere in grado di differenziare i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di un'altra.

I segni troppo comuni, generici o descrittivi non possono essere registrati, salvo che abbiano acquisito distintività attraverso l'uso nel tempo.

Secondo la giurisprudenza italiana ed europea, un marchio ha capacità distintiva se consente ai consumatori di identificare l'origine imprenditoriale dei prodotti o servizi senza ambiguità.

La capacità distintiva può essere intrinseca, se il segno ha di per sé carattere distintivo, o acquisita tramite l’uso nel tempo (c.d. secondary meaning). Secondo la giurisprudenza, parole descrittive o generiche non hanno capacità distintiva a meno che non abbiano acquisito notorietà. Per esempio si è stabilito che un termine geografico possa essere registrato come marchio solo se ha acquisito capacità distintiva tramite l’uso.

In relazione alla capacità distintiva, si può affermare che i marchi di fantasia hanno sicuramente un elevato grado di distintività, mentre termini generici o descrittivi (es. "fresh" per prodotti alimentari) sono difficilmente registrabili.

2. Liceità

Il marchio non deve essere contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Per esempio, un marchio contenente simboli o parole offensive, discriminatorie o volgari non può essere registrato. Di conseguenza, un marchio che inciti alla violenza o che utilizzi simboli vietati dalla legge sarà respinto.

3. Verità

Il marchio non deve essere ingannevole rispetto alla provenienza, alla qualità o alla natura del prodotto o servizio.

Ad esempio, un'azienda che produce orologi in Italia non può registrare un marchio che riporti la dicitura "Swiss Made" se i suoi prodotti non sono realmente fabbricati in Svizzera.

L'ingannevolezza può riguardare anche caratteristiche qualitative non veritiere, come nel caso di un marchio che suggerisca un'origine biologica quando il prodotto non ha certificazioni di questo tipo.

4. Novità e disponibilità

Ai sensi dell’art. 12 CPI, inoltre, il marchio deve essere nuovo, ossia non deve essere identico o simile a un marchio già registrato per prodotti o servizi affini, in modo da evitare il rischio di confusione tra i consumatori.

Per verificare la disponibilità di un marchio, pertanto, è necessario effettuare una ricerca nei database nazionali ed europei (cd. ricerca di anteriorità) prima di depositare la domanda di registrazione.

5. Non conflittualità con diritti preesistenti

Un marchio non deve violare diritti preesistenti di terzi, come denominazioni geografiche protette, nomi di persone celebri o marchi notori. La normativa e la giurisprudenza prevedono che un marchio non possa essere registrato se può creare confusione con un altro marchio già esistente e tutelato.

Il requisito della non conflittualità con diritti preesistenti è previsto anch’esso dall'art. 12 CPI, il quale stabilisce i motivi di impedimento alla registrazione di un marchio. In particolare, il comma 1 prevede che non possono essere registrati come marchi i segni che siano identici o simili a marchi già registrati, se possono generare confusione nel pubblico.

Secondo la Corte di Giustizia UE, il rischio di confusione tra marchi deve essere valutato nel complesso, tenendo conto della somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni e della notorietà del marchio preesistente.

Alcuni marchi notori, infine, godono di una tutela rafforzata anche al di fuori del settore merceologico di riferimento (art. 12, co. 1, lett. E, CPI). Ad esempio, "Coca Cola" non può essere utilizzato per registrare prodotti di un diverso settore perché il suo alto grado di riconoscibilità conferisce una protezione più ampia.

Cosa non può essere registrato?

In definitiva, ci sono degli elementi che non possono essere oggetto di registrazione come marchio. Essi sono:

• Ritratti di persone, nomi e segni notori se non è prestato il consenso

• Stemmi, bandiere ed altri simboli che rivestono interesse pubblico

• Marchi contenenti parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o contenente elementi araldici

• Stemmi di partiti politici

• Segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume

• Indicazioni geografiche

• Riproduzioni di opere d’arte o di beni culturali

Conclusioni

Affinché un marchio possa essere registrato e tutelato, deve rispettare precisi requisiti legali stabiliti dal Codice della Proprietà Industriale. La corretta valutazione della distintività, liceità, veridicità e novità del marchio è essenziale per evitare conflitti legali e garantire una protezione efficace del proprio brand. Prima di procedere alla registrazione, è sempre consigliabile effettuare un'analisi approfondita della disponibilità del marchio e, se necessario, consultare un esperto in proprietà industriale.

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